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Con la sentenza del 12 Luglio 2011 a conclusione del procedimento C-324/2009, la Corte di Giustizia delle Comunità Europea è nuovamente intervenuta, a poco più di un anno dalla decisione risolutiva del famoso caso “L. Vuitton Vs. Google”, sulla questione concernente le violazioni del diritto dei marchi commesse per mezzo del sistema pubblicitario “AdWords”. Questa volta il soggetto accusato di comportamenti illeciti da parte del titolari dei diritti è stata la celeberrima società di commercio online “eBay.Inc”. La sentenza della Corte di Giustizia ha sostanzialmente confermato il quadro interpretativo formatosi a seguito della precedente decisione pur con qualche novità meritevole di segnalazione.
Il caso.
L’Oreal, multinazionale produttrice e fornitrice di profumi, cosmetici e prodotti per la cura dei capelli, è titolare di una vasta gamma di ben noti marchi nazionali e comunitari. I suoi prodotti sono distribuiti attraverso una rete di distribuzione chiusa, in cui è vietato ai distributori autorizzati la subfornitura a terzi soggetti che non siano i consumatori finali. EBay, mettendo a disposizione un mercato elettronico globale ad individui e ad aziende, consentiva di vendere ed acquistare una vasta gamma di beni e servizi compresi i prodotti L’Oreal. A fronte di tale attività, L’Oreal ha avviato un’azione legale nei confronti di eBay in vari stati membri dell’UE, allegandone la responsabilità sia per le violazioni del diritto dei marchi commesse dagli utenti del sito, sia per l’uso illegale del sistema pubblicitario “AdWords” da parte della stessa eBay, in quanto, immettendo nel motore di ricerca Google parole chiave corrispondenti ai marchi della L’Oreal, venivano visualizzati link pubblicizzanti prodotti L’Oreal in vendita su eBay.
La Corte, in risposta ai quesiti rivoltegli dall’Alta Corte di Giustizia Inglese concernenti gli obblighi che gravano su una società che gestisce un mercato online in relazione al diritto dei marchi, ha stabilito in prima istanza che il gestore di un mercato online non fa “uso” dei marchi ai sensi della legislazione UE sempre che si limiti a fornire un servizio che consista semplicemente nel permettere ai propri clienti di visualizzare sul suo sito web, nel corso della attività commerciali, i segni corrispondenti ai marchi.
EBay non può quindi essere ritenuta responsabile per l’uso dei marchi che si fa sul proprio sito e dunque per le infrazioni commesse dai suoi clienti in quanto – prosegue la Corte –, non svolgendo un ruolo attivo nella contrattazione e limitandosi ad ottimizzare la presentazione delle offerte on-line, può contare sull’esenzione che il diritto comunitario conferisce, a determinate condizioni, ai fornitori di servizi on-line.
Unico eventuale profilo di responsabilità per eBay sorge ove la stessa, presa conoscenza di offerte online che secondo un diligente operatore economico si appalesino chiaramente illegali, non si adoperi tempestivamente per rimuovere i dati dal sito e disabilitare l’accesso agli stessi.

Per quanto concerne invece l’attività pubblicitaria messa in atto tramite il sistema “AdWords”, la Corte ha ribadito innanzitutto che tale sistema non costituisce di per sé mezzo pubblicitario in violazione del diritto dei marchi nonostante tragga profitto dalla vendita di parole chiave corrispondenti a marchi altrui. Profili di responsabilità per la violazione del diritto dei marchi possono sorgere solo nei confronti degli inserzionisti acquirenti poiché, se l’acquisto come parola chiave di un marchio concorrente non costituisce di per sé un illecito, lo è certamente l’uso che ne viene fatto nel caso in cui i consumatori internet siano impossibilitati a riconoscere se la pubblicità sia riconducibile al proprietario del marchio oppure no.
Per tale ragione la Corte ha stabilito che il titolare del marchio ha diritto di impedire ad un operatore di un mercato online qual è appunto eBay di pubblicizzare i prodotti recanti tale marchio se si accerti che la pubblicità non consenta, o consenta con difficoltà, all’utente internet informato e ragionevolmente attento di riconoscere se la merce provenga dal titolare del marchio oppure da una terza parte.

In conclusione si può quindi ritenere che la Corte, pur confermando l’orientamento di non ritenere illecito il sistema pubblicitario AdWords, abbia iniziato a delinearne i confini di operatività e soprattutto a studiare le misure contro gli abusi tramite esso perpetrati, attesa fra l’altro l’esplicita previsione per cui i giudici nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale debbano essere in grado di ordinare agli operatori internet di adottare le misure che contribuiscono non solo a porre fine alle violazioni di tali diritti da parte dei loro utenti ma anche di impedire nuove violazioni di questo tipo.

Dott. Marco Reguzzoni